前不久，笔者在服务某拟科创板上市企业过程中，发现该企业的某个专利是一名员工从原单位离职后一年内作出的发明，于是向企业提示该专利可能被认为是该员工原单位的职务发明，亦即存在专利权权属风险。

就目前的科创板IPO实践，职务发明问题确实属于科创板IPO过程中高发的知识产权风险之一，且该风险很可能引发重大权属纠纷，甚至使企业失去专利权，进而被监管部门和投资者质疑企业独立研发能力与持续经营能力。

本文先通过整理相关的法律法规以及相关案例，进行简要分析后总结经验，最后试提出预防、应对风险的策略。

(一) 科创板IPO有关规则与理解

理解：对于拟科创板IPO企业而言，具有持续经营能力是基本要求，而其标准之一便在于“不具有重大不利影响的事项”，其中具体表现为核心技术（重大技术）不存在权属风险，而职务发明的构成与否关乎到专利技术是否归属发明人离职前所在单位。因此监管部门通常会问询“说明专利及其他核心技术的来源，是否涉及前期公司的职务发明”等问题。

(二) 职务发明构成要件的有关规则与理解

理解：《专利法实施细则》将退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造（以下简称“离职后一年内作出的发明创造”）归为“执行本单位任务”的一种情形，其真正的立法考量在于：在市场上有许多技术人员在即将完成具有重大经济价值的发明创造之时，以此为谈判筹码跳槽到其他单位，从而寻求更高待遇，目标企业为了获取这部分利益也乐于以高薪聘请，这在本质上是损害了原单位的合法利益，职务发明制度作为平衡原单位、离职者与新单位之间利益的制度便作出了回应与规制。

该条难以理解为一般意义上的“执行本单位任务”，而是属于一种法律拟制，因此实务中很多企业便可能存在获知与理解法律的偏差，故梳理该条在立法与司法中的适用情况便具有了较大的现实必要性。

理解与适用“离职后一年内作出的发明创造”需要准确把握三点，即“离职”、“作出”以及“与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关”。

首先，对“离职”应当作广义的理解，包括退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止。《专利法实施细则》在2010年作出修改时对于“离职”概念进行了更新；原规定中“退职、退休或者调动工作后1年内作出的”，退职并非法律概念，调动工作也不能确切反映是在原单位内部的岗位调动，还是调离了原单位。^[注1]后增加的“劳动、人事关系终止”在劳动法上包括了劳动合同期限届满、劳动关系双方约定的终止条件出现、劳动合同依法或协商解除等多种情形，具体包括了退休、辞职、用人单位解除等多种情形。

其次，“作出”应先作文义解释，即“创作出”；在无法证明创作时间时，适用“申请日”。有学者认为，实践中经常出现如何判断发明创造完成时间的困难，如果双方都不能证明该专利申请内容完成的时间，就只有将专利申请日视为完成日。^[注2]在实践中，也存在以“申请日”作为“作出”时间点的做法。^[注3]

最后，实务中对“与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关”的理解争议最大，对此司法实践中通常按照如下标准判断：第一，本职工作应当理解为作为日常工作内容的研究开发活动，例如负责经营关系的人员本职工作不包括产品设计。^[注4]实践中出现过麻醉师与医疗器械发明的相关争议，有专家认为麻醉师本职工作是在病人做手术前用现有药物和器械为患者实施麻醉，医院从未对原告下达过发明该项专利的科研任务，因此案件中的发明创造不属于职务发明。^[注5]第二，对相关度应当从发明人的专业知识背景、技术研发能力、^[注6]专利与离职员工在原单位从事的工作是否属于同一技术领域、解决技术问题是否相同^[注7]等因素综合考虑。有法院认为“与……相关”的表述其实是扩大了“本职工作”与“交付任务”的内涵，因此在适用时需要谨慎考量，否则不利于调动技术人员发明创造的积极性。^[注8]

(一) 相关司法案例

【案号】最高人民法院（2019）最高法知民终799号

【裁判要旨】确认员工离职后一年所作出的发明创造是否为职务发明创造应同时满足以下条件：

一是作出发明创造的发明人曾是主张权利的原单位员工；

二是该员工对发明创造的实质性特点作出了创造性贡献；

三是发明创造是员工离职后一年内作出的；

四是发明创造的内容与该员工在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关。

(二) 相关问询案例

【发行人】苏州XR合金工具股份有限公司

【问询】上述 4 项专利是否为与LN在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造，LN是否违反相关保密义务，认定发行人知识产权不涉及相关人员原任职单位职务发明的依据是否充分。

【答复】根据LN出具的补充说明：本人于 2015 年 8 月至 2017 年 2 月期间，任JZ石油机械有限公司潜江制造厂（以下简称“JZ潜江制造厂”）技术处经理，主要负责JZ潜江制造厂技术管理工作。JZ潜江制造厂是油用牙轮钻头的制造基地，本人在JZ潜江制造厂的主要工作为油用牙轮钻头的产品设计和技术管理工作。本人入职XR股份后于 2017 年作为发明人之一参与申请四项实用新型专利，其中三项为工艺研究和工艺设计开发，为本人利用专业基础知识参与XR股份技术团队的创新开发；还有一项为产品设计，本人在原任职单位从未参与过此类产品的研发，同时本人自原任职单位离职后，未将任职期间所了解知悉的保密信息对外泄露。

上述 4 项专利均为发行人在历年的研发、生产过程中积累的工艺技术或产品设计经验，由发行人确定专利申请方向、提供技术资源和物质条件、组织研发团队、安排研发任务，并在发行人内部进行项目立项，发行人根据研发人员参与情况和实际贡献确定专利发明人。LN入职发行人后，LN利用自身专业基础知识，根据发行人分配的任务参与上述研发项目，因此LN仅为多名发明人之一，前述专利不涉及LN在原单位承担的本职工作或原单位分配的任务，上述 4 项专利均属于LN在发行人的职务发明。

根据JZ石油机械有限公司出具的证明函，本单位与新锐股份之间不存在利用对方在职或离职工作人员职务发明而形成专利技术的情况，各方之间不存在任何知识产权纠纷或潜在纠纷。

【评价】1. 发行人可以通过原单位的证明函证明不存在职务发明纠纷；2. 发行人可以通过充分披露专利的研发历程、发行人提供的物质技术条件、发明人利用自身专业基础知识作出何种贡献，来证明相关专利不存在职务发明纠纷。

【发行人】上海HY医药股份有限公司

【问询】关于核心技术人员是否附带职务发明、专利的核查情况。

【答复】根据本所律师与LG的访谈，LG原任职单位主要从事仿制药规模化生产，与其在发行人所主要负责的原料药中间体合成技术研发和改进项目存在较大区别。上述实用新型专利系针对的实验室设备的改进方案，该专利与其原单位工作和分配任务不存在关联。

本所认为，发行人核心技术人员作为发明人所申请的专利不存在《专利法实施细则》规定的应当认定为原单位职务发明的情形，该等核心技术人员在发行人处任职均未附带前公司职务发明、专利。发行人目前形成的专利技术主要来源于发行人核心研发团队大量的自主研发投入和持续的研究开发，并通过不断改进和创新积累而成。发行人目前所取得的专利均为发行人研发团队为执行发行人安排任务，利用发行人的物质和技术条件进行研发而形成，相关专利的发明人均为发行人或其子公司员工，并由发行人或其子公司作为专利的申请人取得专利授权。

【评价】发行人可以通过详细对比技术人员原任职单位与现单位工作任务的差异证明发明创造与在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务无关。

【发行人】南京ML光学科技股份有限公司

【问询】ZW、YMQ入职发行人是否违反竞业禁止约定，入职发行人后申请的相关专利是否为其前期任职公司的职务发明。

【答复】根据ZW的说明，其在HW 2012Lab 美国西雅图研究所任职于硬件工程与产品开发工程部，负责对不同光学原理的 AR 眼镜的方案设计和 AR/VR 的前瞻性研究。根据YMQ的说明，其在HW技术有限公司任职于硬件工程与产品开发管理部，主要从事 AR/VR 眼镜的光学方案设计开发。ZW、YMQ入职发行人后作为发明人申请的相关专利中，ZW作为前述 1-6 项发明人之一参与专利申请，主要系作为研发管理人员为相关专利提供理论指导，且其参与的相关专利项目与原单位所处应用领域差异显著；YMQ作为前述 1-2 项发明人之一参与专利申请，主要系为基因测序装置提供光学棱镜设计指导，其参与的相关专利项目与原单位所处应用领域差异显著。据此，两人在前期任职公司的工作内容范围与上述专利使用的技术无关，属于相互独立的应用领域。

因此，ZW、YMQ入职发行人后申请的相关专利系利用ML光学的物质技术条件、研发资源所完成的发明创造，并基于ML光学自有技术进行申请，与其在前期任职公司承担的本职工作或者前期任职公司分配的任务无关，未涉及其在前期任职公司的职务发明，不存在其自前期任职公司离职后一年内，作出其在前期任职公司承担的本职工作或者前期任职公司分配的任务有关的发明创造，与其前期任职单位不存在任何纠纷或潜在纠纷。

【评价】1. 发行人可以通过对比专利技术内容与原单位的本职工作或任务内容的具体应用领域来证明专利技术内容与前单位的任务或工作无关；2. 发行人可以通过证明员工系基于现单位自有技术进行申请，来证明专利技术内容与前单位的任务或工作无关。

综上而言，为了预防与应对“离职后一年内作出的发明创造”所可能引发的职务发明权属风险，笔者从IPO前企业应当采取的风险预防措施以及IPO过程中企业应当积极采取的主动应对措施两方面，对（拟）科创板IPO的企业提出建议，以供参考。

(一) IPO前

1. 核实和督促技术人员留存相关证据

企业在接受或者引进新技术人员时，尤其是可能带来具有巨大经济价值的发明创造的技术人员时，应当留存判断“离职”时间点的证据，例如离职的相关协议或者证明。除此之外，为了证明员工在新单位与原单位的工作内容不相关，应当督促技术人员留存证明原单位工作内容的证据，包括与原单位的劳动合同、入职通知、岗位说明书等。

2. 要求技术开发人员及时记录发明创造进展

“作出”的时间点即“离职后一年”的结算点，在现实中容易出现难以证明的情形。拟进行科创板IPO的企业应当在企业管理制度中提前做出准备，从而防止在问询过程中缺少证明的材料而不能作出准确有据的论述。具体应当在对技术开发人员的管理制度中要求技术开发人员及时记录发明创造进展，尤其是发明创造完成的时间点。

3. 为新引进的技术开发人员设置“知识老化期”

该制度是指在以一年为限的“知识老化期”内，让相关引进人员充分学习与适应本单位的相关制度与环境，并且暂停其与原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的研发工作，以防止技术开发人员在离职后一年内作出与原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造，产生相关发明创造的专利权归属于原单位的风险。

4. 重点关注发明创造完成的时间以及申请专利的时间

若是技术开发人员可能根据与原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的工作经验作出了相关发明创造，企业应当重点关注该发明创造完成的时间以及申请专利的时间，避免产生关于职务发明的纠纷。

(二) IPO中

1. 主动核查是否确实存在可能构成原单位职务发明的情况并做好风险预案

IPO申报文件准备过程中，应当先积极核查发明人自原单位离职的时间、相应发明创造作出时间、发明创造申请专利的时间、发明人原单位工作内容等问题，排查确认是否存在构成原单位职务发明的风险。对于确有风险的，则及早做好应对的预案。

2. 及时、准确地答复监管部门问询

就审核过程中可能被问及的离职后一年内作出的发明创造权属问题，发行人在问询答复中，可以从以下方面进行回复：

(1) 发明人是否为原单位的员工；

(2) 发明人是否对发明创造的实质性特点作出了创造性贡献；

(3) 发明创造的作出时间，是否是在发明人离职后一年内作出的；

(4) 发明创作是否与在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关，具体包括：①通过充分披露专利的研发历程、发行人提供的物质技术条件、发明人利用自身专业基础知识作出何种贡献（可参考前述苏州XR合金工具股份有限公司的案例）；②或者通过对比技术人员原任职单位与现单位工作任务的差异（可参考前述上海HY医药股份有限公司的案例）；③或者通过提供原单位的证明函（可参考前述苏州XR合金工具股份有限公司的案例）等方式以证明与在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务无关。

3. 积极应对专利权权属诉讼

如一旦遭遇专利权权属诉讼，企业应及时采取应对措施，积极地进行举证与抗辩。如果应对得当，非但可以转危为安，甚至可以展现企业的研发能力与核心技术优势，提升企业声誉。

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